-Propiedad Intelectual-España-Debe Pagar Una Empresa Por Usar La Marca`Black Friday´-

by Dra. Adela Prat on diciembre 6, 2017

-PROPIEDAD  INTELECTUAL-  ESPAÑA-

DEBE  PAGAR  UNA  EMPRESA  POR  USAR

LA  MARCA  `BLACK  FRIDAY´

 

Fuente: http://www.expansion.com.es/juridico/

Publicado:  23/11/2017. 19:47 horas.

Por  Laura  Saiz /Madrid.

 

Varias  compañías  españolas,  sobre  todo  del  sector  textil, están

recibiendo  cartas  exigiendo  el  pago  de  un  royalty  al  estar  la

marca  Black  Friday  registrada  por  otra  firma.

 

El Black Friday rompió récords de ventas en 2016 y sólo en Amazon

se  vendieron  casi  un  millón  de  productos  en  tan  sólo un día.Las

previsiones  para todos los comercios  son  muy  optimistas para hoy

por  lo  que  conseguir  que  nada  se  lo  empañe  es  casi  una  necesi-

dad  para  muchos  de  ellos.

 

En plena vorágine con los preparativos, un amplio número de empre-

sas, de  todos  los  tamaños, principalmente  del  sector  textil,  están

recibiendo requerimientos  solicitando  que  dejen de usar  la  marca

Black Friday  en sus catálogos  o  en sus escaparates.Lo que en 2016

fue algo puntual, se  ha  convertido  en  una  avalancha  que  tiene en

vilo  al  comercio  ante  las  dudas  de  pagar  los  royalties que piden

dichas  cartas.

 

Sin embargo,los expertos consultados consideran que esas compañías

no  deben  hacerlo y,  si  continúan  las  presiones,   que  sea  un  juez

el  que  decida  la  idoneidad  de  los  requerimientos.

 

La  marca  Black Friday  está  registrada  en  la  Oficina  española  de

patentes  y  marcas, desde  mayo  de  2014,una  fecha  en  la  que  este

día  de  grandes  rebajas  era  apenas  un  desconocido  en  España.

El  hecho  de  tener  una  marca  inscripta  no  da  inmediatamente 

un  monopolio absoluto“, subraya Carles Prat, socio de derecho de 

propiedad industrial y de la competencia en  Baker McKenzie

en  Barcelona, quién  insiste  en  que  si  la  distintividad  de  una

marca  es  muy  débil  sólo  debería  oponerse  cuando  se  trate  de

una  copia  idéntica  o  casi  idéntica  de  la  misma.

 

En este sentido, el experto recuerda el art.37 de la Ley de Marcas que

señala  que el  derecho  conferido  por  la  marca  no  permitirá  a  su

titular  prohibir  a  terceros  el  uso  en  el  tráfico  económico,siempre

que se haga conforme  con  las  prácticas  leales  en materia industrial

o comercial“.Es decir,no utilizar Black Friday es, a su juicio,como

prohibir  poner  campaña  de  Navidad  en  un  escaparate.

 

-Vulgarización-

Éste no es el único punto de la normativa que podría justificar no

aceptar los requerimientos. Aunque el término está registradoel ar-

tículo 5.1prohíbe registrar como marcas aquéllas que se compongan

exclusivamente de signos o indicaciones  que se hayan convertido en

habituales  para designar los productos o los servicios  en el lenguaje

común   en  las  costumbres  leales  y  constantes  del  comercio“.

 

Por ese motivo, un  juez  podría  llegar  a  calificar  como  no  válido

ese  registro  y  anular  dicha  marca  por  vulgarización.

 

El  socio  de  Baker McKenzie  también  recuerda  el  imperativo  de

disponibilidad,es decir,que todo el mundo pueda usar esa marca,

que se ha vuelto genérico y conocido por todos los ciudadanos.

 

Y es que cuando se aprobó en 2014 su registro ante la ausencia de

oposiciones, la  Oficina  española no solía oponerse  a  términos  en

inglés,  ya  que  no  eran  de  uso  común  por  los  españoles.

En  2017  y  con  muchos  comercios  jugándose  salir  de  números

rojos (de  ahí  el  peculiar nombre),parece  que  el  término  ha

pasado  claramente  a  ser  de  uso general  por  parte  de  los   con-

sumidores.

 

 Para evitar estos problemas, algunas  compañías  ya  se  han  puesto

en  marcha  y  han  empezado  a  registrar  sus  nombres   asociados

a  este  día  de  grandes  rebajas.El Corte Inglés lo tiene en la oficina

europea, mientras  que  Leroy  Merlín,  en  la  española.

 

-Baile  de  marcas-

 

Decoración  suficiente

Desde diciembre de 2016, una empresa austríaca, Black Friday GmbH

tiene  registrada  una  marca  figurativa  en  la  que  aparece  el  nombre

Black Friday Sale Caution.

Sólo  recibió  un  procedimiento  de  oposición  que  fue  rechazado,por

lo  que  tiene  la  titularidad  hasta  noviembre/2025.

El  hecho  de  añadir  otros  elementos  facilitó  su  aprobación.

 

A  la  espera  de  oposición

Cuando  una  persona  física  o  jurídica  decide  registrar  una  marca

tiene  que  esperar  tres  (3)  meses  por  si  otra  Entidad  no  estuviera

de  acuerdo  con  su  pretensión.

Es  el  caso  de  Black Friday  con  un  símbolo  de  porcentaje  a  modo

de  sonrisa  que  ahora  se  encuentra  publicada  en la  oficina europea.

 

Poco  conocido  y  utilizado

Un  particular  dedicado  al  márketing  consiguió  registrar  en  mayo

de 2014 el nombre de Black Friday  con  letras  blancas  sobre  fondo

negro  y  letras  negras  sobre  fondo  blanco.

En  esa  época, este  día  de  rebajas  aún  era  poco  conocido  en  Es-

paña,por  lo  que  entonces  las  autoridades  no  vieron  pro

blema  en  que  una  compañía  hiciese  suyo  este  nombre.

 

Acrónimo  como  dominante

Dar  un  giro  a  una  marca  descriptiva  puede  ser  la  mejor  vía  para

registrarla.

Los  titulares  de  Black Friday  también  lo  son  de  BFB Barcelona,una

iniciativa  que  pretende  fomentar  el  comercio  local.

La  marca  tiene  como  elemento  dominante  un  acrónimoque  no

tiene  porqué  relacionarse  a  la  primera  con  Black Friday Barcelona.

 

El  inglés  como  obstáculo

La  Oficina  de  la  Propiedad  Intelectual de la Unión Europea (Euipo)

rechazó  registrar  en  julio/2014  Black Friday Sale  por  tratarse  de

de  una  marca  totalmente  descriptiva,  ya  que  añadir  la  pala-

bra `sale´ (venta)  refuerza  precisamente  una  descripción.

 

A  nivel  comunitario,  es  más  complicado  registrar  marcas  en

inglés,  ya  que  el  uso  de  este  idioma  está  muy  extendido.

 

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